[기자수첩] 특허란 어떤 제도인가? 특허권에 대한 전반적인 정보 (下)

특허출원 시 유의할 사항 

특허청에서는 우수한 기술이 작은 실수로 사장되지 않도록 ‘특허출원시 유의해야 할 10가지’를 발표했다. ‘특허출원시 유의해야 할 10가지’는 특허 소송 등에서 접하기 쉬운 특허출원의 실제 사례들을 종합적으로 분석하여 유형별로 정리한 것으로, 특허출원에 있어서 제일 유의해야 할 사항을 추려서 10가지로 알기 쉽게 정리한 것이다.

1. 제품출시와 논문발표보다 특허출원이 우선이다

일본의 M사는 마루나 연사기에 관한 실용신안을 일본 및 한국에 출원하여 등록을 받았다. 그 후 한국의 나 모 씨가 동제품을 생산하여 판매하자 특허침해소송을 제기했다. 그러나 M사가 특허출원 전에 이 제품의 카탈로그 및 팜플렛을 한국에 다량 배포하여 누구나 알 수 있는 상태가 되었다는 점이 인정되어 패소하였다.

신제품을 개발한 후 본국을 포함하여 제품을 판매하고자 하는 각 나라에 특허출원을 하기 전에 제품 출시 또는 제품 광고 등을 통하여 공개하면 누구나 합법적으로 동일한 제품을 만들어 판매하는 것이 가능하게 되므로 경쟁업체에 어부지리의 여지를 남겨주는 결과가 된다. 제품출시 또는 제품광고 전에 반드시 특허출원을 먼저 해야 함에 유의할 필요가 있다.

P사의 한 발명자가 특허출원 전에 “활성산소가 관여하는 생체반응에 미치는 플라보노이드 및 기타 페놀성 화합물의 영향”이라는 제목의 박사학위논문으로 발표하여 해당 발명이 특허청으로부터 특허 거절되었으나, 박사학위논문이 논문 발표 공개시점으로부터 6개월 이내 특허 출원되어 공지예외적용 대상에 해당되는 점을 입증하여 최종적으로 특허 등록됐다.

2. 의료행위 발명은 특허대상이 아니다

인간에 대한 수술방법, 치료방법, 진단방법 등의 의료행위 발명은 산업상 이용가능성이 없기 때문에 특허대상이 아니다. 의료행위 발명은 특허가 될 수 없지만 의료기기 발명은 특허가 가능하기 때문에 의료기기 발명으로 특허를 해야 한다.

정 모 씨는 쑥뜸구를 사용하여 사람의 기의 흐름을 원활하게 하기 위한 “온구기 사용방법”을 특허출원 하였다. 그러나 사람을 대상으로 하는 의료행위 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없어서 특허출원이 거절됐다.

3. 특허출원 전에 선행기술 검색은 필수

중복투자 및 중복연구를 예방하고, 기술개발 동향 파악 및 기술개발설정을 위해 연구개발 단계초기에 선행기술 검색은 필수다. 특허출원 명세서 작성시 선행기술과의 차이점을 강조하면서 출원발명의 우수성을 부각하면 특허 가능성이 훨씬 높아진다.

S사는 몇 주간에 걸친 연구 및 시험을 통하여 은 나노 입자를 이용한 부항컵을 개발하여 2004년 7월 특허출원 했다. 그러나 이와 동일한 발명은 이미 종래 기술로 수없이 존재하여 특허가 거절되었고 몇 주간에 걸친 연구는 수포로 돌아갔다.

4. 공동발명, 출원 전에 관리관계를 명확히

특허 받을 수 있는 권리는 원칙적으로 발명자에게 있으나 이 권리는 타인에게 양도가 가능하다. 발명을 공동으로 해 특허 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 전원이 공동으로 특허출원 해야 공동 발명가들 사이에 분쟁이나 뒤탈이 없다.

H사 직원 황 모 씨와 T사 직원 조 모 씨가 반찬냉장고를 공동 개발하여 예약승계 계약으로 특허 받을 수 있는 권리가 각 소속회사에게 승계되었고, 제품에 대한 판매는 H사가, 생산 및 특허권 관리는 T사가 맡기로 하고, 특허 출원 명의를 묵인 내지 승인으로 T사 단독으로 출원했다.

T사가 H사에게 제품 전량 납품하겠다는 약속을 위반하면서 약속위반에 대한 대가로 특허권을 H사에게 이전 등록하여 주었다. 그러나 특허 받을 수 있는 권리가 승계됨 없이 단지 명의만 신탁된 것으로 인정되어, 공동으로 출원하지 않은 이유로 등록이 무효가 됐다.

5. 출원명세서를 충실하게 기재하라

특허출원 명세서는 당업자가 그 명세서에 기재된 내용을 보고 해당 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 충실하게 기재해야 한다. 특허출원 후 당업자(특허를 양도 받거나 사용하는 사람, 또는 업체)가 용이하게 실시할 수 있도록 명세서를 보정하는 것은 허용되지 않기 때문에 특허출원 당시에 명세서를 정확히 기재하는 것이 중요하다.

임 모 씨는 ‘된장식빵의 제조방법’을 2000년 7월 24일 특허출원 했다. 그러나 명세서에 기재된 된장식빵의 구성요소의 “조성비”가 명확하지 않아서 당업자가 용이하게 반복 재현할 수 없는 것으로 인정되어 특허가 거절됐다.

6. 우선심사제도를 적극 활용하라

조기에 특허권을 확보할 필요가 있는 경우에는 우선심사제도를 적극 활용하는 것이 좋다. 특허출원의 심사순위는 심사청구 순위에 의하는 것이 원칙이나, 공익 및 발명의 적절한 보호가 필요한 경우 예외적으로 우선적으로 심사할 수 있다.

장 모 씨는 입체문양 선지에 관한 발명을 2005년 3월 4일 특허출원 했고 같은 해 3월 22일에 특허출원 된 발명을 자기가 실시 중에 있는 것으로 우선심사 신청을 하여 특허청은 우선심사 결정을 했다. 그 후 3개월이 채 되지 않은 2005년 6월 8일 특허등록 됐다.

7. 외국에서 특허를 향유하려면 외국에도 출원하라(속지주의)

특허권의 효력은 각 국가마다 독립적으로 존재하므로 한국에서 획득한 특허는 한국에서만 효력이 있다. 수출을 염두에 두고 설비투자를 하는 경우에는 수출하고자 하는 각 나라에서 독립적으로 특허권을 획득해야 한다.

국내 중소기업인 S사는 압축포장용기를 생산하여 일본에 수출하는 것을 목표로 설비투자를 하는 한편, 업무상 협력관계에 있던 A사로부터 국내 특허에 관한 권리를 양도 받았다. 두 회사는 동제품을 수입해 일본에 판매하는 일본측 협력 파트너인 J사가 자기명의로 일본특허청에 출원하는 데 동의했다. 이후 일본에서 동 제품 판매와 관련한 이권 때문에 일본에서 의장권을 획득한 J사와의 관계가 악화되어 S사 제품의 일본 수출이 무산됨으로써 도산 위기에 처했다.

8. 해외출원에도 기한이 있다 

국내에 출원을 하고 1년 이내에 해외출원을 해야만 국내 출원일(날짜)을 인정 받을 수 있고, 국내출원일부터 18개월이 지나면 국내출원이 공개돼 해외에 출원하더라도 특허를 받을 수 없는 등 해외출원에도 시기적 제한이 있으므로 적기에 출원해야 한다.

미국의 에드워드 멘델사는 “서방성 제형(알부테롤)”에 관한 특허를 1995년 11월 3일 미국에 출원한 후, 이를 기초로 우선권 주장을 하면서 2000년 1월 7일 한국에 출원했다. 에드워드 멘델의 한국출원은 미국 출원일로부터 1년이 경과되어 우선권주장기간을 넘겼을 뿐만 아니라, 미국에서 동 출원이 공개된 시점마저도 넘기고 뒤늦게 출원됐기 때문에 특허등록이 거절되었다.

9. 정부지원책을 적극 활용하라 

특허제도에 대해 잘 모른다고 해서, 또는 돈이 없다고 해서 특허를 포기하지 말고 좋은 아이디어가 있으면 정부 지원책을 적극 활용할 수 있다. 특허출원이 처음이라면 특허청을 비롯해 관련 기관에서 실시하는 특허교육이나 상담을 이용할 수 있다.

출원료 등 수수료 면제 또는 감면 제도

특허청에서는 중소기업, 학생 등의 출원료, 심사청구료, 최초 3년간의 등록료 등을 감면하거나 면제하고 있다.

해외출원비용 지원 제도

특허청에서는 개인 또는 소기업이 외국에 출원하는 특허 출원비용을 지원해 줌으로써 우수 발명의 해외출원 및 권리확보를 장려하고 있다.

무료 특허교육 및 상담

지역별로 설치된 27개 ‘지역지식재산센터’(특허청 홈페이지 ‘소속유관기관’ 참조; www.kipo.go.kr)에서 운영 중인 무료 특허교육 및 상담을 손쉽게 받을 수 있다. 그리고 대한변리사회(www.kpaa.or.kr)에서는 무료 특허법률 상담 및 무료 변리사업(출원대리)을 시행하고 있다. 권리확보에서 특허분쟁 대응에 이르는 전 과정에 대한 무료 상담을 공익변리사 특허상담센터에서 받을 수 있다.

10. 특허출원시 상표출원도 함께 고려 

강력한 브랜드는 소비자들에게 다양한 이미지를 떠올리게 하고 강렬하면서도 호의적인 느낌을 불러일으킨다. 성숙기에 들어선 소비용품 시장에서는 제품의 기능뿐만 아니라 타사 제품과 차별화한 느낌을 주는 브랜드가 제품의 경쟁력이므로 특허출원과 동시에 상표출원도 함께 고려해야 한다. 중요한 사항이다.

1994년 해태는 오디오 전문기업체인 인켈을 200억원으로 인수했다. 매입시점에서 인켈의 주식 가격은 147억원이었으나, ‘인켈’이라는 브랜드 자산이 높이 평가되어 30%의 프리미엄을 추가 지불했다.

말보로 담배로 유명한 필립모리스사가 식품회사인 크래프트를 매입할 때 정부가격의 6배가 넘는 129억 달러를 추가 지불했다. 필립모리스사는 크래프트의 고정자산을 13억 달러로 산정하였지만 ‘Kraft’라는 브랜드의 무형자산에 대해 116억 달러를 추가 지불했다.

끝으로 

특허제도나 특허권은 비즈니스에 큰 영향을 주는 경우가 많다. 타사의 특허권은 자사의 위협이 되고, 자사에서 특허권을 취득할 수 있으면 경합타사를 제치고, 선두에 설 수 있는 기회도 만들 수 있다. 또한, 특허가 있으면 라이센스 계약에 의해 자사의 비용이나 리스크를 억눌러 수익을 올리는 것도 가능하다.

다만, 특허를 취하기 위해서는 수고와 시간이 소모된다. 또한, 주의하지 않으면 안되는 점도 있기 때문에, 준비는 신중히 하도록 하자. 특히 특허출원하는 기술의 내용을 타사에 알리는 타이밍에는 충분한 주의를 할 필요가 있다.